La STS (sala 3ª) de 2-12-2013 confirma la Sentencia del TSJ de Madrid que había anulado la decisión de la OEPM que admitía el registro de la marca gráfica solicitada por Orange consistente en un cuadrado (aunque a veces se refieren a él como rectángulo) de color naranja. Hay un buen resumen en este artículo de El Pais
La controversia puede resumirse con este párrafo de la STSJ: «El hecho de que el mentado color aparezca en el interior de un simple cuadrado o rectángulo, nada aporta a lo acabado de exponer toda vez que la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna especial distintividad. Lo relevante, visualmente, de dicha combinación (color naranja y mentada figura geométrica) es el color en sí mismo, quedando postergando a un segundo plano el cuadrado o rectángulo. Dicho de otra forma, lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja. Es cierto, sin embargo, como nos recuerda la STS de 22-10-2009, que existe la posibilidad de registro, en algunos casos excepcionales, condicionada a que se demuestre cumplidamente que el público consumidor asocie inequívocamente un determinado color a un signo bien conocido. La reivindicación a título exclusivo de aquel color sólo es posible en los casos, extraordinarios, en que su carácter distintivo hubiera podido surgir a resultas del uso previo que se hubiera hecho de él en cada uno de los respectivos países«.
El TS repasa su propia jurisprudencia anterior en concreto las SSTS de 27-3-2006 y 22-10-2009 -en ambos casos con amplias referencias a la jurisprudencia comunitaria- destacando en la primeral principio general sujeto a una posible excepción: «el color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico» y recordando en la segunda que «[…]como tal prohibición absoluta de registro ha desaparecido en la nueva Ley 17/2001 […] y, en consecuencia, no existe ya impedimento legal expreso para que «el color por sí solo» (esto es, al margen de su asociación a una forma) pueda constituir una marca, permanece en todo caso la exigencia de distintividad del signo cuyo registro se pretende«.
El TS ratifica los argumentos del TSJ aunque examina la cuestión cambiando el orden. Distingue, según sus propias palabras, entre una cuestión de hecho y otra de derecho.
«En cuanto al problema de hecho se trataba de resolver si el signo internacional -ya registrado en Francia y algunos otros países- cuya inscripción registral se solicitaba para España gozaba de una «distintividad adquirida» por su uso previo en nuestro país para identificar los productos y servicios de Orange. Si así fuera, sobraría el debate previo acerca de la propia distintividad del signo en cuanto tal. La apreciación del tribunal de instancia sobre este hecho (repetimos, el uso anterior de la marca objeto del recurso) destaca la insuficiencia de la prueba practicada por la solicitante del nuevo signo para acreditar que -con anterioridad a su petición- los consumidores identificasen o asociasen en España el cuadrado naranja con la procedencia empresarial de los productos o servicios de Orange. Las consideraciones que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid expone en el fundamento jurídico antes transcrito son inequívocas y, en cuanto valoración de los correlativos elementos de prueba (singularmente del estudio de mercado que se aportó), deben prevalecer en casación«.
«La cuestión de derecho que se plantea en el motivo único de casación consiste en resolver si la Sala de instancia aplicó correctamente los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001 al negar carácter distintivo al signo gráfico objeto de litigio. Y nuestra respuesta debe ser positiva, lo que implicará el rechazo del recurso. La defensa de Orange afirma en su escrito de interposición del recurso que la sentencia impugnada «desnaturaliza» la marca gráfica sometida a registro pues «convierte al signo solicitado por mi mandante, consistente en un color naranja Pantone 151 delimitado por una forma concreta (cuadrado), en un marca de color per se y aplica a ésta las consideraciones efectuadas por las sentencias que cita, determinantes en aquellos casos, de la denegación de aquellas marcas». El reproche no es fundado pues el tribunal de instancia no desconoce la distinción entre «colores per se» y «colores asociados a una forma». Lo que hace es analizar, con buen criterio, las características de esta forma (un simple cuadrado o rectángulo) para concluir que «dada la simpleza de la figura geométrica, delimitadora del color, no aporta ninguna distintividad» pues en aquel signo «lo relevante no es el rectángulo sino el color naranja». Y esta apreciación debe considerarse acertada pues, en efecto, cuando las formas asociadas a los colores consisten -como es el caso- en banales, triviales o elementales figuras geométricas, de modo que en el conjunto resultante predomina la impresión visual del color más que la de su contorno geométrico, la falta de distintividad propia del color per se -no monopolizable, en principio, por los agentes económicos para distinguir sus productos y servicios- se extiende a los signos que así se presentan a registro».
En fin, creo que es también interesante esta última apreciación -incluyendo el recado-: «El hecho de que idéntico cuadrado naranja haya sido registrado por Orange en otros países no puede determinar que también lo haya de ser en España. Como expusimos en la STS de 27-3-2006 (FJ 8º) «[…] en cuanto a los precedentes registrales de otros países (y sin perjuicio de que la sociedad demandada silencia los casos de aquellos en que ha visto rechazada la misma pretensión de registro para la combinación cromática objeto del presente litigio), no cabe excluir que las decisiones de los correspondientes organismos se hayan basado, precisamente, en el carácter distintivo que hubiera podido adquirir aquella combinación de colores a resultas del uso previo que se hubiera hecho de la misma en cada uno de los respectivos países«.
Mercantilista sin ánimo de lucro 
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