STS 14-10-2014: Acción de violación de marca y de nulidad de la infractora. Cambio de doctrina.

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La STS de 14-10-2014 (ponente Ferrándiz) modifica la doctrina anterior del TS justificando el cambio de rumbo en la STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011 ) que había decidido “respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo que ” el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) 207/2009  sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca “.

El caso está muy bien resumido así que solamente aligero un poco las referencias:

“Denso Holding GmbH&Co –en adelante Denso Holding-., titular de varias marcas internacionales de origen alemán y con efectos en España […] ejercitó en la demanda […] por la violación de sus derechos sobre los referidos signos […] y por la ejecución de actos de competencia desleal […], contra Productos Denso Pla y Cia., SL, a la que imputó el uso en el mercado español, sin su consentimiento, de signos confundibles con aquellos de que era titular, así como la comisión, con ese mismo comportamiento, de los actos tipificados como desleales en los preceptos mencionados. Alegaron las demandantes que, en fecha no determinada de la primera mitad del siglo veinte, Denso Holding concedió licencia, para que fabricara y vendiera en España sus productos con el distintivo ” Denso”, a un ingeniero industrial de Barcelona, el cual, a su vez, aportó el derecho objeto del contrato a la sociedad demandada, que había sido constituida en diciembre de  1994 y que incorporó a sus estatutos la expresa mención de la relación jurídica que mantenía con la titular alemana, así como el reconocimiento de los derechos de la misma. También alegaron que esa relación comercial de colaboración entre las dos sociedades se mantuvo durante años, sin particulares incidencias, hasta que, en 2003, quedó extinguida como consecuencia de haber cambiado los accionistas de una y otra y de haber asumido la representación de Denso Holding en España la otra demandante, Denso Química, SA. Al contestar la demanda, Productos Denso Pla y Cia, SA alegó, en síntesis, que era titular de dos marcas españolas, registradas con los números 148 002 – denominativa (” Productos Denso “), concedida para distinguir los productos de las clases 17 y 19 – y 497 577 – denominativa (” Denso “), concedida para identificar los productos de la clase 17 -, así como que el uso de las mismas en el mercado español había sido conocido y consentido por Denso Holding, desde hacía años. Por último, opuso la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda con fundamento en la Ley 17/2001 e invocación en particular de la norma de su artículo 52, apartado 2 .

En ambas instancias la demanda fue desestimada. El Juzgado de lo Mercantil que conoció del litigio en la primera negó que las acciones causadas por la violación de las marcas  internacionales de Denso Holding GmbH &amp; Co hubieran, en su caso, prescrito – porque se trataría de una actuación ilícita continuada -. Pero, previamente, negó que fuera antijurídico el uso por Productos Denso Pla y Cia, SL de signos con el distintivo ” Denso “, al ser titular de las dos marcas españolas antes indicadas que lo permitían y no haberse pretendido en la demanda la declaración de la nulidad de los correspondientes registros. El Tribunal de apelación desestimó también el recurso interpuesto por las demandantes, con dos argumentos. Uno, expuesto con carácter de principal y en respuesta a la pregunta ¿cuál es el alcance del derecho de prohibición que corresponde al titular de una marca registrada frente al de otra que no ha sido atacada por nulidad?, en los siguientes términos: ” […] no procede estimar las acciones marcarias por infracción de los derechos de marca de la actora sobre la denominación <Denso> ejercitada […], debido a que la demandada está amparada en la utilización del signo litigioso por el registro válido y vigente de las marcas denominativas <Denso> y <Productos Denso>. “Otro, utilizado a mayor abundamiento, conforme al que ” […] la valoración de la prueba obrante en autos no permite concluir la falta de autorización ni de conocimiento de la actora respecto de la marca registrada por la demandada […] Es más, el documento número 38 de la contestación a la demanda acredita que la actora conocía, al menos desde el año mil novecientos setenta y ocho, los derechos registrales sobre la denominación <Denso> […], sin que la actora se hubiera opuesto al registro o al uso de los signos “.

Se interponen por parte de Denso Holding recursos extraordinarios por infracción procesal -que se desestima- y de casación -que se estima, y sobre el que nos vamos a centrar: “Alega la recurrente, en síntesis, que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a dicho precepto, en el sentido de exigir, para la estimación de la acción de violación de una marca prioritaria por el uso de otra registrada, la previa anulación de la última, no es compatible con la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, y, antes, con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y, en particular, con la exigencia de un protección uniforme de las marcas en todos los Estados miembros”.

Empieza el TS señalando que “Sobre la cuestión planteada, en el recurso de casación de Denso Holding nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, en el mismo sentido en que lo hizo, en este caso, el Tribunal de apelación“. Viene a continuación un exhaustivo repaso jurisprudencial en el que se mencionan los aspectos claves de las Sentencias de 23-5-1994, 6-3-1995, 7-7-2006, 8-2-2007, 15-1-2008 y 24-7-2013. Recoge no obstante, la doctrina sentada por el TJUE en su sentencia de 21-2-2013 -que hemos mencionado más arriba- en el sentido de interpretar que “el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca“.

Continúa el TS diciendo: “Argumentó tal decisión el Tribunal en que ” el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que ” reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […] ” (33). También basó la decisión en que ” el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (…) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior> ” (34), ya que del texto de dicho artículo ” se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias ” (35). Y en que ” ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior ” (36). De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce ” que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella ” (37), por lo que éste ” disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior ” (38), tanto más si ” las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior ” (39) y si ” se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar “(40). Reiteró el Tribunal que se hace ” preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto ” (49) y concluyó que la protección ” se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (51)“.

Aunque reconoce el TS que “es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 […], en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 – referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos – coinciden sustancialmente con los correspondientes – 5 y 6 – de la Directiva 2008/95/CE […], conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C- 14/83 ), 8 de octubre de 1987 (C-80/86 ) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89 ) -. Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -. Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril , 22/2006, de 30 de enero , y 61/2006, de 27 de febrero , entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española “.

 “Procede, por lo tanto, determinar si Productos Denso Pla y Cia, SL, al utilizar sus marcas españolas […] “Productos Denso ” y […] “Denso”-, invadió o no el ámbito de exclusión reconocido a Denso Holding respecto de las marcas internacionales con efectos en España de que la misma es titular. Hay que precisar que la prescripción extintiva de la acción ejercitada en la demanda fue rechazada por el Juzgado de lo Mercantil, con argumentos que – no llevados a la segunda instancia – son correctos y coincidentes con la jurisprudencia – por todas, sentencia de 20-1-2010, número 873/2009 -. Así como que la semejanza de las marcas en conflicto y su aptitud para generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos con ellas identificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra b) […]”.

“Ello sentado, ha de ser determinante de la decisión, al respecto, que se precise previamente si la titular alemana consintió o no el registro y el uso por la demandada de los signos litigiosos, lo que hemos de establecer adoptando la posición procesal de Tribunal de instancia. Pues bien, entendemos que una valoración crítica de la prueba documental practicada en el proceso convence de que los referidos actos de la demandada – estatutariamente obligada a seguir las instrucciones de la sociedad demandante, en aspectos esenciales de sus derechos de propiedad industrial – han estado amparados por un consentimiento condicionado de la titular, el cual desapareció tan pronto como la relación entre ambas quedó rota, no de modo antijurídico, sino por un cambio del accionariado, causa de que la posición dependiente de Productos Denso Pla y Cia, SL quedara sin respaldo suficiente, de hecho y de derecho, desde el año 2003”.

“Procede, en consecuencia, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimar la apelación de la demandante y, con ella, en parte la demanda, para otorgar la pretendida protección a las marcas internacionales de Denso Holding GmbH &amp; Co números 185 588 y 427 509, en los términos que resultan del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre – incluida la pretensión deducida con fundamento en la norma del artículo 44 de la misma Ley , pero no la referida a la publicación de la sentencia, cuya justificación en los términos en que se pidió no consta demostrada”

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