Uso de la denominación social y colisión con marca y nombre comercial: la STS 6-7-2015

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La interesante STS de 6-7-2015 (ponente: Sancho Gargallo) es una buena candidata a ser utilizada como referencia a la hora de explicar diversos aspectos del derecho de los signos distintivos. El propio CENDOJ nos ofrece un resumen de las cuestiones que se ventilan, tanto en el recurso de casación como en el recurso extraordinario por infracción procesal.

1. “En el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Conforme a los arts. 34.2.b) y 37 a) LM, si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que conforme a las practicas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario”.

2. “Desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM, cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art. 43.5 LM, sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia. Pero la incongruencia deriva, sin embargo, de que la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de 30.000 euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética, y no cabía que el tribunal condenara a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art. 43.5 LM”. Sobre este segundo tema no volveremos, porque el resumen es lo suficientemente explícito. Sin embargo, la lección está clara y no por sabida debemos olvidarla: cuidado con lo que se pide y en qué términos se hace.

Una breve explicación de la controversia (con alguna simplificación para aligerar el texto):

La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular desde el año 2000 de una marca y un nombre comercial que contiene la denominación Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos, de la clase 35 del Nomenclator. Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo  desarrollaba su actividad en Valladolid.

La demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social en 2003. Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano.

Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales, en la que pedía que la demandada fuera condenada a cesar en la utilización de la denominación “Autoram” como nombre comercial o signo distintivo; y también a indemnizar a la demandante en 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos al no haber podido vender sus derechos sobre los reseñados signos distintivos como consecuencia de la infracción de la demandada. Subsidiariamente, pedía la condena a pagar la cantidad que la demandada hubiera tenido que abonar como precio a la demandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia.

El juzgado mercantil desestimó la demanda al entender que no había riesgo de confusión, porque los signos de la demandante no se usan como consecuencia de que se encuentra en liquidación, y porque cabe distinguir entre los concesionarios de cada una de las partes, uno en Zamora y otro en Valladolid, que operan con marcas de coches diferentes. La Audiencia Provincial estimó íntegramente la apelación interpuesta por la demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia.

Sobre la cuestión de fondo dice el TS lo siguiente (subrayo el recordatorio de la necesidad de la sentencia de instancia sea más concreta en la descripción de los hechos):

“[P]artiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica”.

Para valorar si es aplicable el 34.2 LM, realiza un detallado y ordenado análisis de la doctrina del TJUE sobre el riesgo de confusión [que como hemos hecho en otras ocasiones (SSTS 28-6-2013 y 11-3-2014), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices] y concluye:

El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión. El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial “Autorama” para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano. Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación (“Autorama”) empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, “Autoram”. La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.

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