La RDGRN de 5-5-2015 (BOE de 8-6) resuelve sobre un conflicto entre denominación social y marca. Constituye una Resolución ideal para un caso práctico por lo ejemplificadora. A continuación extracto los aspectos que creo más relevantes.
1. El Registro Mercantil Central rechazó la reserva de la denominación «Tabacalera Española, S.A.», en base a los artículos 408.1 y 407.2 del RRRM, exigiendo la autorización de la persona afectada, señalando como tales a la sociedad «Tabacalera, S.L.», y a «Altadis, S.A.», como titular de la marca «Tabacalera», desarrollándose la motivación de éste último obstáculo en nota posterior, de conformidad con la doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 10 de junio de 1999.
2. Como cuestión previa tiene interes señalar que se recuerda que «el carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el RMC en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación. En el presente caso, la inicial certificación determinó la improcedencia de acceder a la concesión de la denominación solicitada por dos motivos: preexistencia de una sociedad de idéntica denominación, derivada de la aplicación del artículo 408.1 RRM, y existencia de una marca reputada notoria, desarrollando este último aspecto en la nota ulterior«.
3. «El artículo 407.1 RRM prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Y el artículo siguiente, en su primer punto, precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias (…)». Con mayor concreción, al regular la calificación del registrador Mercantil Central, el artículo 10.3 de la Orden de 30-12-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el Reglamento serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros Mercantiles. Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central, contenida en la expedición de la certificación denegatoria de reserva de denominación número 14186438, al exigir la autorización de la persona jurídica afectada «Tabacalera, S.L.», en base al artículo 408.1 RRM, toda vez que el término «Española» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han de ser desestimadas«.
4. «Se deniega también la concesión de «Tabacalera Española, S.A.», como denominación por gozar la marca «Tabacalera» (cuyo titular es «Altadis, S.A.») de notoriedad el tráfico mercantil, en base al artículo 407.2 RRM en concordancia con la D.Ad. 14ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas«. […]
– «Los conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo» […]
– «Tales conflictos habían sido ya abordados por este Centro Directivo, señalando, que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal». […]
– «Como ya señalaron las Resoluciones de 24 de febrero de 2004 y 5 de febrero de 2011 alguno de estos problemas han sido superados. La Ley 17/2001 ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión. Entre estas normas destaca la contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, y en registros Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Esta disposición no es sino la réplica a la prohibición que, para el caso inverso (pretensión de registrar como marca o nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica), establece el artículo 9.1.d) de la misma Ley» […]
– «Queda claro, pues, que no podrán reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados«. […]
– «Es preciso analizar si «Tabacalera» constituye un marca notoria y si, dado que la coincidencia no es plena con la denominación solicitada (pues añade una referencia geográfica: «española») puede esa denominación originar confusión con aquella marca. La apreciación de la notoriedad de la marca debe de realizarse –como ordena la propia disposición adicional–, en los términos de la Ley de Marcas, que, en su artículo 8, acude a parámetros como volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, añadiendo, a modo de puerta abierta a cualquier otro factor de notoriedad «o por cualquier otra causa». Pues bien, Tabacalera fue un monopolio español de tabaco establecido en 1636, lo que la convirtió en la compañía más antigua de tabaco del mundo, creándose la Institución del Estanco del Tabaco en España. En 1887 se crea una sociedad, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), que se encarga de la gestión del monopolio de tabacos. En marzo de 1945 cambia su nombre por el de «Tabacalera, S.A.», empresa que sería privatizada en 1999, pasando más tarde a formar parte de la compañía privada «Altadis, S.A.», compañía actual titular de la marca registrada «Tabacalera». Hecho notorio es también que durante todos los años en que fue empresa pública, sus productos, aun con distintos nombres, se percibían, por el público en general, bajo la marca común de «Tabacalera». Teniendo todo ello en cuenta puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca es notoriamente conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral» […]
– «En base a lo expuesto procede confirmar la denegación de reserva de la denominación social «Tabacalera Española, S.A.», resultado de aplicar la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas, realizada por el registrador Mercantil Central y desestimar el recurso interpuesto por el solicitante».
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