Archive for the ‘IP’ Category

VII JORNADA DE BARCELONA SOBRE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

26 octubre 2016

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Como es costumbre por estas fechas, y a las pruebas me remito –2015, 2014, 2013 y ya no sigo- tengo la satisfacción de anunciar la nueva ¡la VII! Jornada de Barcelona sobre Derecho de la Propiedad Industrial. Basta con ver el programa para poder garantizar que la Jornada volverá a ser un éxito -de crítica y público, como suele decirse-.

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Descargas, periscopes y consentimiento tácito

31 mayo 2016

En los días posteriores al fallecimiento de Prince aparecieron diversas noticias (bien mirado, una única noticia de agencia  que luego algunos medios ajustaban) referidas a la dificultad de encontrar música de Prince en internet (desde los servicios de streaming al youtube).  Precisamente yo hace un tiempo hice referencia a esa lucha en defensa de sus derechos.

Recogía en esa entrada de hace dos años y medio la existencia de páginas web que tienen una política estricta de prohibir cualquier obra que haya sido comercializada y que en cambio ofrecen enlaces (a menudo a archivos torrent) para descargar grabaciones no oficiales, conocidas por el acrónimo ROIO: (audio and video) recordings of independent origin which have not been officially released, generalmente actuaciones en directo. En esos sitios es habitual reconocer un derecho explícito del artista -o persona que tenga derechos sobre su obra- para solicitar que los enlaces a esas grabaciones sean eliminados (así lo hacía Prince en la página que yo ponía como ejemplo). La cuestión es diferente cuando esas actuaciones se comercializan. No como tradicionalmente (al término de un exitoso tour, el consabido disco en directo, muchas veces con grabaciones de distintas fechas y a menudo muy remezcladas). Los conciertos de la actual gira de Springsteen, por ejemplo, se venden -todos y cada uno de ellos- directamente a través de la web del músico en diversos formatos, cada uno con su calidad y precio. Por tanto, en esos casos, las grabaciones de esos conciertos que realizan los espectadores -aunque no sean esas grabaciones que se hacen desde la propia mesa de sonido- compiten directamente con la venta oficial, de manera que están expresamente excluidas. Este tipo de páginas me parece que combinan de manera coherente los derechos de los artistas con los intereses de sus seguidores.

En los últimos días he podido constatar la posibilidad de seguir -con el único límite de la bondad de la conexión y la pericia del que graba- los conciertos de la gira europea de Bruce Springsteen, como la de U2 el otoño pasado, a través de Periscope. En este caso se trata de asistentes que desde dentro del recinto retransmiten en directo el espectáculo -o parte de él-. Desde una perspectiva general, esta práctica puede plantear bastantes más dudas que el caso anterior, va más allá de la relativa tolerancia de los artistas hacia los tradicionales bootlegs (que aparecen siempre después, nunca durante el espectáculo). También es cierto que -al menos en los casos mencionados- no suponen una competencia directa con los artistas, pues todas las entradas estaban vendidas. Además, por definición y salvo eventos muy puntuales no suelen ofrecerse en directo. En el caso de la música, incluso con los intérpretes más relevantes la audiencia televisiva (además muy segmentada territorialmente) es muy baja. Tal vez una retransmisión mundial global en streaming -tampoco excesivamente habitual casos- podría suponer problemas de esa índole.

Existen, en cambio, otros casos que plantean problemas verdaderamente serios. Estoy pensando especialmente en eventos deportivos: fútbol en exclusiva, un combate de boxeo, la final de un torneo de tenis del Grand Slam, etc … en los que precisamente porque suelen retransmitirse en directo (de hecho en diferido -a diferencia de la música- su interés es mucho menor) y los derechos de retransmisión exclusiva tienen un valor comercial elevado. Obviamente, la mayor o menor calidad de “realización” puede ser determinante en que esa retransmisión paralela sea una mera anécdota o suponga una amenaza real para los titulares de los derechos (siendo más complicado por duración y seguimiento del juego hacerlo con un partido de tenis que en el combate del siglo de turno que se celebra semestralmente en Las Vegas o sitio similar).

Termino mencionando que justamente hoy tengo conocimiento, vía @anadelarco de la aprobación en el último Consejo de Ministros celebrado hasta la fecha del RD que regula el régimen jurídico de las obras huérfanas, otro ámbito en el que -de manera más clara que el que acabo de tratar- conviene dar un paso más en el tratamiento de la propiedad intelectual en la era digital.

El licenciatario de marca comunitaria puede ejercitar acción por infracción aunque la licencia no esté inscrita

9 febrero 2016

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Así lo declara la STJUE de 4-2-2016,(Hassan) que resuelve la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en el litigio entre Youssef Hassan y Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.

A modo de apunte marginal, obsérvese la forma jurídica de OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG. Una comanditaria con una SL como socio colectivo

La cuestión discutida está explicada con tanta claridad, que me limito casi a entrecomillar y poner en cursiva. La discusión radica en torno a la interepretación del artículo 23.1 del Reglamento de la marca comunitaria. Se plantean dos cuestiones, pero la respuesta a la primera hace que no se conteste a la segunda.

El 23.1 del reglamento dice:

“Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos”.

El resumen -casi textual- de la controversia:

  • 8 Desde el 2 de enero de 2011, Breiding es titular de una licencia, no inscrita en el Registro de marcas comunitarias […] relativa a la marca denominativa comunitaria ARKTIS [..]  que se aplica, en particular, a ropa de cama y cubrecamas. El contrato de licencia establece que Breiding deberá ejercitar en su propio nombre las acciones por violación de la marca.
  • 9 El Sr. Hassan es el administrador de OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, que, el 1 de mayo de 2010, adquirió la empresa unipersonal que explotaba. El 27 de octubre de 2009 y el 30 de octubre de 2012, respectivamente, estas empresas pusieron a la venta en el sitio internet «schoene‑traeume.de» diversos edredones de plumas con las denominaciones «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».
  • 10 A raíz de las primeras ofertas y de un requerimiento realizado por la sociedad que en aquel momento era titular de una licencia sobre la marca ARKTIS, el Sr. Hassan suscribió el 3 de febrero de 2010 un documento denominado «declaración de cesación», por el que se comprometía a abstenerse de utilizar el signo «Arktis» para la ropa de cama, bajo pena de una sanción contractual que el licenciatario determinaría a su libre apreciación.
  • 11 El órgano jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de Breiding declaró la validez de dicho acuerdo, ordenó al Sr. Hassan facilitar información y retirar los productos falsificados para su destrucción y lo condenó al pago de una indemnización.
  • 12 El Sr. Hassan interpuso un recurso contra esta resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual considera que la estimación del recurso depende de si Breiding, quien, según el contrato de licencia, dispone del consentimiento del titular de la marca exigido por el artículo 22, apartado 3, del Reglamento, puede ejercitar una acción por violación de dicha marca aunque la licencia no esté inscrita en el Registro.
  • 13 Ese órgano jurisdiccional indica que, en una resolución anterior, apreció que el artículo 23, apartado 1, frase primera, del Reglamento, únicamente es aplicable al supuesto de adquisición de buena fe. Observa que, ciertamente, una interpretación meramente literal de esa disposición, que enuncia en términos generales que los actos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, podría llevar a incluir dentro de esos actos las acciones por violación de marca ejercitadas por el licenciatario. No obstante, considera que, dado que la segunda frase de ese apartado 1 y el apartado siguiente únicamente se refieren al supuesto de una adquisición de buena fe, una interpretación sistemática de tal disposición lleva a estimar que ese criterio es también aplicable a la primera frase.
  • 14 El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que un tribunal español consideró, sin embargo, que el licenciatario sólo puede actuar frente a terceros tras la inscripción de la licencia en el Registro.
  • 15 Asimismo, expone que, si procede considerar que el ejercicio de los derechos del licenciatario está supeditado a una inscripción de la licencia en el Registro, se plantea entonces la cuestión de si el licenciatario no inscrito puede ejercitar en su propio nombre, mediante representación, los derechos del titular de la marca, lo cual permite el Derecho alemán en determinadas condiciones que se cumplen en el presente caso.

El Oberlandesgericht Düsseldorf plantea entonces las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro […]?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?»

  • 8 Desde el 2 de enero de 2011, Breiding es titular de una licencia, no inscrita en el Registro de marcas comunitarias (en lo sucesivo, «Registro»), relativa a la marca denominativa comunitaria ARKTIS, solicitada el 15 de agosto de 2002 y registrada el 11 de febrero de 2004 con el número CTM 002818680 por KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società y que se aplica, en particular, a ropa de cama y cubrecamas. El contrato de licencia establece que Breiding deberá ejercitar en su propio nombre las acciones por violación de la marca.
  • 9 El Sr. Hassan es el administrador de OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, que, el 1 de mayo de 2010, adquirió la empresa unipersonal que explotaba. El 27 de octubre de 2009 y el 30 de octubre de 2012, respectivamente, estas empresas pusieron a la venta en el sitio internet «schoene‑traeume.de» diversos edredones de plumas con las denominaciones «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».
  • 10 A raíz de las primeras ofertas y de un requerimiento realizado por la sociedad que en aquel momento era titular de una licencia sobre la marca ARKTIS, el Sr. Hassan suscribió el 3 de febrero de 2010 un documento denominado «declaración de cesación», por el que se comprometía a abstenerse de utilizar el signo «Arktis» para la ropa de cama, bajo pena de una sanción contractual que el licenciatario determinaría a su libre apreciación.
  • 11 El órgano jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de Breiding declaró la validez de dicho acuerdo, ordenó al Sr. Hassan facilitar información y retirar los productos falsificados para su destrucción y lo condenó al pago de una indemnización.
  • 12 El Sr. Hassan interpuso un recurso contra esta resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual considera que la estimación del recurso depende de si Breiding, quien, según el contrato de licencia, dispone del consentimiento del titular de la marca exigido por el artículo 22, apartado 3, del Reglamento, puede ejercitar una acción por violación de dicha marca aunque la licencia no esté inscrita en el Registro.
  • 13 Ese órgano jurisdiccional indica que, en una resolución anterior, apreció que el artículo 23, apartado 1, frase primera, del Reglamento, únicamente es aplicable al supuesto de adquisición de buena fe. Observa que, ciertamente, una interpretación meramente literal de esa disposición, que enuncia en términos generales que los actos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, podría llevar a incluir dentro de esos actos las acciones por violación de marca ejercitadas por el licenciatario. No obstante, considera que, dado que la segunda frase de ese apartado 1 y el apartado siguiente únicamente se refieren al supuesto de una adquisición de buena fe, una interpretación sistemática de tal disposición lleva a estimar que ese criterio es también aplicable a la primera frase.
  • 14 El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que un tribunal español consideró, sin embargo, que el licenciatario sólo puede actuar frente a terceros tras la inscripción de la licencia en el Registro.
  • 15 Asimismo, expone que, si procede considerar que el ejercicio de los derechos del licenciatario está supeditado a una inscripción de la licencia en el Registro, se plantea entonces la cuestión de si el licenciatario no inscrito puede ejercitar en su propio nombre, mediante representación, los derechos del titular de la marca, lo cual permite el Derecho alemán en determinadas condiciones que se cumplen en el presente caso
  • 16 En este contexto, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento], al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro […]?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del [Reglamento] a una práctica jurídica nacional conforme a la cual el licenciatario puede ejercitar por representación los derechos del titular de la marca contra el infractor?»

Recuerda el Tribunal el criterio hermenéutico que obliga “para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, tener en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (cita las sentencias Brain Products, C‑219/11, y Lanigan, C‑237/15)”. Desarrolla el argumento a continuación.

  • 20 [L]a segunda frase de ese apartado introduce un matiz a la regla establecida en esa primera frase por lo que se refiere a los «terceros que hubieren adquirido derechos» sobre la marca después de la fecha del acto jurídico en cuestión, pero que tenían conocimiento de éste en el momento de adquirir esos derechos. El apartado 2 de ese artículo 23 establece, por su parte, una excepción a esta regla respecto de una «persona que adquiera la marca comunitaria o un derecho sobre la marca comunitaria» por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal. De este modo, una interpretación tanto literal como sistemática del artículo 23, apartados 1 y 2, del Reglamento sustenta la tesis de que éste, en su conjunto, pretende regular la posibilidad de oponer los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 […] frente a terceros que tienen o que pueden tener derechos sobre la marca comunitaria.
  • 21 Interesa destacar a continuación que la sección 4 del título II del Reglamento, en la que figura su artículo 23, lleva por rúbrica «La marca comunitaria como objeto de propiedad». De este modo, el conjunto de los artículos de esta sección contienen disposiciones relacionadas con la marca comunitaria como objeto de propiedad. Así sucede con artículos 17, 19 y 22 del Reglamento, tal como también se desprende de su considerando 11. Como señaló el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, estos últimos artículos guardan relación con actos que tienen la característica común de tener por objeto o efecto crear o ceder un derecho sobre la marca.
  • 22 Por último, debe tenerse presente que, en el artículo 22, apartado 3, primera frase, del Reglamento, el derecho del licenciatario de iniciar un procedimiento por falsificación de una marca comunitaria sólo está supeditado, sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, al consentimiento del titular de ésta.
  • 23 Es preciso indicar que, según el artículo 22, apartado 5, del Reglamento, la inscripción en el Registro de la licencia será realizada a instancia de parte. No obstante, este artículo, al igual que el artículo 19 del Reglamento, no contiene una disposición análoga a la del artículo 17, apartado 6, del Reglamento, según el cual «mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del Registro de la marca comunitaria».
  • 24 Además, el artículo 17, apartado 6, del Reglamento quedaría privado de utilidad si el artículo 23, apartado 1, del mismo debiera interpretarse en el sentido de que impide prevalerse frente a cualquier tercero del conjunto de los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento mientras no se inscriban en el Registro.
  • 25 Por lo que se refiere a la finalidad de la regla enunciada en el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, debe considerarse que, habida cuenta de lo señalado en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del Reglamento que no se hayan inscrito en el Registro tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad. De lo anterior se desprende que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria.

La conclusión

El artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro.

 

VI Jornada de Barcelona sobre Propiedad Industrial

22 septiembre 2015

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Un año más, es el sexto consecutivo, el Profesor Ramón Morral organiza la Jornada de Barcelona sobre Derecho de la Propiedad Industrial. Debe aplaudirse calurosamente su constancia y el mantenimiento del alto nivel que ha caracterizado todas las ediciones (el tríptico completo AQUÍ. Como el sistema es muy listo, estarán los enlaces a entradas referidas a ediciones anteriores más abajo). El formato deja a los asistentes siempre satisfechos, las jornadas son intensas y largas e incluyen una siempre agradable comida con todos los asistentes, ponentes, moderadores y organizadores.

El programa refleja con claridad la esencia de todas las Jornadas. De una parte, académicos que se cuentan entre los mejores especialistas de las materias tratadas. De otra, expertos que viven el día a día de la práctica y que aportan en unos casos una visión jurídica y en otros un punto de vista puramente empresarial. En no pocos casos, quienes intervienen son conocidos mucho más allá de un campo reducido. Lo son  por la generalidad del público: son sin duda renombrados -por citar dos ejemplos, este año en la presentación Antonio Miró, modisto y diseñador, el año pasado Jordi Roca del restaurante Celler de Can Roca-. Por si fuera poco, la publicación acude a su cita anual con la misma regularidad de las jornadas mismas. Del mismo modo que se decía de Kant que era tan puntual en sus paseos que los vecinos podían poner sus relojes en hora cuando él pasaba, podemos saber la fecha del año en que estamos por la celebración de la Jornada de Barcelona sobre la Propiedad Industrial. Jueves de otoño

Uso de la denominación social y colisión con marca y nombre comercial: la STS 6-7-2015

28 julio 2015

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La interesante STS de 6-7-2015 (ponente: Sancho Gargallo) es una buena candidata a ser utilizada como referencia a la hora de explicar diversos aspectos del derecho de los signos distintivos. El propio CENDOJ nos ofrece un resumen de las cuestiones que se ventilan, tanto en el recurso de casación como en el recurso extraordinario por infracción procesal.

1. “En el conflicto entre marca o nombre comercial y denominación social, desde la perspectiva de la acción de infracción ejercitada por el titular del signo marcario, lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Conforme a los arts. 34.2.b) y 37 a) LM, si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que conforme a las practicas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario”.

2. “Desde el momento en que se había ejercitado la acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, y se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM, cabía aplicar en defecto de la prueba necesaria para su cálculo, el criterio previsto en el art. 43.5 LM, sin que con ello se pueda haber incurrido en incongruencia. Pero la incongruencia deriva, sin embargo, de que la propia demanda había establecido una cuantía de reclamación, en su petición primera o principal, de 30.000 euros, que operaba como límite implícito respecto de la petición subsidiaria de la regalía hipotética, y no cabía que el tribunal condenara a una cifra superior a esta mediante la aplicación del art. 43.5 LM”. Sobre este segundo tema no volveremos, porque el resumen es lo suficientemente explícito. Sin embargo, la lección está clara y no por sabida debemos olvidarla: cuidado con lo que se pide y en qué términos se hace.

Una breve explicación de la controversia (con alguna simplificación para aligerar el texto):

La demandante, Autorama, S.L., en liquidación, es titular desde el año 2000 de una marca y un nombre comercial que contiene la denominación Autorama, para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos, de la clase 35 del Nomenclator. Autorama, S.L., en liquidación, ha sido concesionaria oficial de vehículos de la marca Volvo  desarrollaba su actividad en Valladolid.

La demandada, Autoram, S.L., se constituyó con esta denominación social en 2003. Explota un concesionario de vehículos BMW en Zamora y se dedica también al negocio de venta de vehículos de segunda mano.

Autorama, S.L., en liquidación, interpuso una demanda frente a Autoram, S.L. por infracción de su marca y de sus nombres comerciales, en la que pedía que la demandada fuera condenada a cesar en la utilización de la denominación “Autoram” como nombre comercial o signo distintivo; y también a indemnizar a la demandante en 30.000 euros por los daños y perjuicios sufridos al no haber podido vender sus derechos sobre los reseñados signos distintivos como consecuencia de la infracción de la demandada. Subsidiariamente, pedía la condena a pagar la cantidad que la demandada hubiera tenido que abonar como precio a la demandante por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, cantidad que se determinaría en ejecución de sentencia.

El juzgado mercantil desestimó la demanda al entender que no había riesgo de confusión, porque los signos de la demandante no se usan como consecuencia de que se encuentra en liquidación, y porque cabe distinguir entre los concesionarios de cada una de las partes, uno en Zamora y otro en Valladolid, que operan con marcas de coches diferentes. La Audiencia Provincial estimó íntegramente la apelación interpuesta por la demandante frente a la sentencia dictada en primera instancia.

Sobre la cuestión de fondo dice el TS lo siguiente (subrayo el recordatorio de la necesidad de la sentencia de instancia sea más concreta en la descripción de los hechos):

“[P]artiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleé también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que “la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social”, implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica”.

Para valorar si es aplicable el 34.2 LM, realiza un detallado y ordenado análisis de la doctrina del TJUE sobre el riesgo de confusión [que como hemos hecho en otras ocasiones (SSTS 28-6-2013 y 11-3-2014), podemos sintetizar en las siguientes pautas o directrices] y concluye:

El tribunal de apelación al juzgar sobre la confusión no ha contradicho estas directrices, pues no ha dejado de realizar una apreciación global, sin perjuicio de resaltar las similitudes que, en el conjunto de la valoración, generan el riesgo de confusión. El tribunal tiene en consideración que existe una identidad de servicios: la demandante tenía registrada su marca para servicios de venta al por menor en comercio de vehículos nuevos, usados y de repuestos (clase 35 del Nomenclator), y el nombre comercial “Autorama” para la actividad de compraventa de vehículos (clase 35); y la demandada emplea su denominación social en el curso de su actividad comercial de concesionario de vehículos y de venta de vehículos de segunda mano. Y existe una gran semejanza de signos, sobre todo de la denominación (“Autorama”) empleada en la marca mixta de la demandante y en su nombre comercial, y del que constituye la denominación social de la demandada, “Autoram”. La semejanza fonética y gráfica es innegable. Todo ello provoca en el consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la impresión de que los servicios prestados por la demandada tienen el mismo origen empresarial que los de la demandante titular de los signos registrados, o cuando menos existe una vinculación empresarial.

La Ley de Patentes

27 julio 2015

 

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE de 25 de julio) cierra -esperemos- (sobre el Proyecto hablamos aquí) el curso en cuanto a novedades legislativas en materia mercantil. Supone además regular de nueva planta una de las pocas Leyes que no había sido reformada en profundidad desde su promulgación coincidente con la entrada de España en la CEE. Dejo un par de apuntes sacados de la Exposición de Motivos que recuerdan los principios básicos de la nueva Ley

“La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar. Por ello uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o «a la carta», introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz. Además la regulación de la prioridad interna permite durante un plazo la presentación mejorada de solicitudes posteriores y hace superfluo el mantenimiento de una figura por lo demás marginal, que ha sido escasamente utilizada por los titulares de las patentes en vigor. Por estas razones se eliminan de la regulación, contenida en el Título X de la Ley anterior.

También se actualizan disposiciones referidas a las llamadas en la Ley de Patentes de 1986 «invenciones laborales» y se incluyen otras sobre los CCP, las licencias obligatorias, los procedimientos de nulidad, limitación y caducidad, el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la trasposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior.

Asimismo se refunden en la Ley, como es usual en el derecho comparado, las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, recogidas en sendos reglamentos después de la Ley de 1986. A todos estos aspectos se aludirá en párrafos posteriores de esta introducción cuyo orden expositivo sigue la sistemática de la Ley.

Finalmente, en aras de la simplificación y claridad normativa resultaba preciso actualizar preceptos que remitían a disposiciones ya derogadas, eliminar otros que han dejado de tener sentido al desaparecer las circunstancias que los justificaron en su día, descargar la Ley de normas que pueden llevarse al reglamento, dotando al conjunto de mayor flexibilidad adaptativa, así como ajustar el nuevo texto a los criterios actuales que imponen la rotulación del articulado. Es obvio que esta revisión general no puede abordarse desde una simple reforma parcial que se sume a las anteriores. Hace falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorpore dichas modificaciones conforme a las actuales directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación”.

 

Denominación social vs. Marca: La RDGRN 5-5-2015 (Tabacalera)

9 junio 2015

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La RDGRN de 5-5-2015 (BOE de 8-6) resuelve sobre un conflicto entre denominación social y marca. Constituye una Resolución ideal para un caso práctico por lo ejemplificadora. A continuación extracto los aspectos que creo más relevantes.

1. El Registro Mercantil Central rechazó la reserva de la denominación «Tabacalera Española, S.A.», en base a los artículos 408.1 y 407.2 del RRRM, exigiendo la autorización de la persona afectada, señalando como tales a la sociedad «Tabacalera, S.L.», y a «Altadis, S.A.», como titular de la marca «Tabacalera», desarrollándose la motivación de éste último obstáculo en nota posterior, de conformidad con la doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 10 de junio de 1999.

2. Como cuestión previa tiene interes señalar que se recuerda que “el carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el RMC en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (409 RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación. En el presente caso, la inicial certificación determinó la improcedencia de acceder a la concesión de la denominación solicitada por dos motivos: preexistencia de una sociedad de idéntica denominación, derivada de la aplicación del artículo 408.1 RRM, y existencia de una marca reputada notoria, desarrollando este último aspecto en la nota ulterior“.

3.El artículo 407.1 RRM prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Y el artículo siguiente, en su primer punto, precisando lo que ha de entenderse por identidad, determina –en lo que aquí interesa– que se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: «2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias (…)». Con mayor concreción, al regular la calificación del registrador Mercantil Central, el artículo 10.3 de la Orden de 30-12-1991, sobre el Registro Mercantil Central, dice al respecto que los términos o expresiones genéricos o accesorios a que se refiere el Reglamento serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los registros Mercantiles. Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador Mercantil Central, contenida en la expedición de la certificación denegatoria de reserva de denominación número 14186438, al exigir la autorización de la persona jurídica afectada «Tabacalera, S.L.», en base al artículo 408.1 RRM, toda vez que el término «Española» –que se contiene en la denominación solicitada– está incluido en la precitada relación de términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya existente «Tabacalera, S.L.». Las alegaciones del recurrente consistentes en la existencia –en la base de datos del Registro Mercantil– de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han de ser desestimadas“.

4.Se deniega también la concesión de «Tabacalera Española, S.A.», como denominación por gozar la marca «Tabacalera» (cuyo titular es «Altadis, S.A.») de notoriedad el tráfico mercantil, en base al artículo 407.2 RRM en concordancia con la D.Ad. 14ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas“. […]

– “Los conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos (nombres comerciales y marcas), derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo” […]

– “Tales conflictos habían sido ya abordados por este Centro Directivo, señalando, que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal”. […]

– “Como ya señalaron las Resoluciones de 24 de febrero de 2004 y 5 de febrero de 2011 alguno de estos problemas han sido superados. La Ley 17/2001 ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión. Entre estas normas destaca la contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, y en registros Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Esta disposición no es sino la réplica a la prohibición que, para el caso inverso (pretensión de registrar como marca o nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica), establece el artículo 9.1.d) de la misma Ley” […]

– “Queda claro, pues, que no podrán reservarse por el Registro Mercantil Central  denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados“. […]

– “Es preciso analizar si «Tabacalera» constituye un marca notoria y si, dado que la coincidencia no es plena con la denominación solicitada (pues añade una referencia geográfica: «española») puede esa denominación originar confusión con aquella marca. La apreciación de la notoriedad de la marca debe de realizarse –como ordena la propia disposición adicional–, en los términos de la Ley de Marcas, que, en su artículo 8, acude a parámetros como volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, añadiendo, a modo de puerta abierta a cualquier otro factor de notoriedad «o por cualquier otra causa». Pues bien, Tabacalera fue un monopolio español de tabaco establecido en 1636, lo que la convirtió en la compañía más antigua de tabaco del mundo, creándose la Institución del Estanco del Tabaco en España. En 1887 se crea una sociedad, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), que se encarga de la gestión del monopolio de tabacos. En marzo de 1945 cambia su nombre por el de «Tabacalera, S.A.», empresa que sería privatizada en 1999, pasando más tarde a formar parte de la compañía privada «Altadis, S.A.», compañía actual titular de la marca registrada «Tabacalera». Hecho notorio es también que durante todos los años en que fue empresa pública, sus productos, aun con distintos nombres, se percibían, por el público en general, bajo la marca común de «Tabacalera». Teniendo todo ello en cuenta puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca es notoriamente conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización. Cierto es que la denominación solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral” […]

– “En base a lo expuesto procede confirmar la denegación de reserva de la denominación social «Tabacalera Española, S.A.», resultado de aplicar la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas, realizada por el registrador Mercantil Central y desestimar el recurso interpuesto por el solicitante”.

Vorsprung durch Technik … und Besitz

13 mayo 2015

índice

1. El eslogan como marca.

“En el asunto Audi/OAMI (sentencia de 21 de enero de 2010, C‑398/08 P), el Tribunal de Justicia declaró que un eslogan publicitario podía considerarse, en determinadas condiciones, como un signo distintivo y ser objeto por ello de una marca válida, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94. 45 Así pues, anuló la resolución por la que se denegaba el registro de la marca en cuestión constituida por el eslogan «Vorsprung durch Technik» («Adelanto mediante la técnica»). En efecto, el hecho de que una marca esté constituida por una fórmula publicitaria que pudiera ser adoptada por otras empresas no es un criterio  suficiente para que dicha marca carezca de carácter distintivo. Por lo tanto, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos y/o servicios, simultáneamente, lo que constituye la función de la marca. El Tribunal de Justicia mencionó seguidamente algunos  criterios aplicables a los eslóganes publicitarios: una expresión que puede tener varios significados, constituir un juego de palabras o ser percibida como de fantasía,  sorprendente e inesperada y, por eso mismo, ser fácil de recordar. La presencia de tales características, si bien no es necesaria, puede conferir no obstante un carácter  distintivo al signo de que se trate. Para el Tribunal de Justicia, aun cuando los eslóganes publicitarios estén constituidos por un mensaje objetivo, las marcas formadas a  partir de dicho eslogan no carecen, por ese mero hecho, de carácter distintivo, siempre que no sean descriptivas. Así, según el Tribunal de Justicia, para que un eslogan  publicitario presentado como marca tenga carácter distintivo, debe poseer una cierta originalidad o fuerza, requerir un mínimo de esfuerzo de interpretación o  desencadenar un proceso cognoscitivo en el público interesado. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia concluyó que, por simple que sea el eslogan de que se trate, no cabe  calificarlo de corriente hasta el punto de poder excluir desde un primer momento y sin ningún análisis ulterior que la marca, compuesta por dicho eslogan, puede indicar  al consumidor el origen comercial de los productos o servicios a los que se refiere”. (Resumen de la Sentencia extraido de aquí)

 

2. Aprovecho el día de hoy para reivindicar el progreso a través de la técnica, de la técnica individual, del control, de la posesión (sí, sí, la posesión) y la creatividad.

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Deslealtad por obstaculización (camisetas de equipos de fútbol)

30 enero 2015

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La STS 29.10.2014 confirma la SAP de Barcelona de 8-1-2013 (de la que hablamos aquí) que había declarado la deslealtad por obstaculización que realizaba Nosko Europa SL (Nosko) al vender camisetas de equipos de fútbol patrocinados por Nike European Operations Netherlands BV (Nike). El recurso de casación se funda en tres motivos, los tres desestimados en su totalidad.

1. “Alega, en síntesis, que el Tribunal de apelación había calificado como contraria al estándar de la buena fe una conducta que estaba tipificada en el artículo 11 LCD, con lo que se apartó de la jurisprudencia que rechaza la posibilidad de enjuiciar conforme al artículo 4 las conductas específicamente descritas en otros preceptos de la misma Ley”

 “Sin embargo, la referida doctrina no es aplicable al caso que enjuiciamos, dado que no es que la conducta de Nosko sea lícita conforme al artículo 11, sino que este artículo – incorrectamente mencionado en la demanda, como ha declarado el Tribunal de apelación – no le es aplicable. El resultado que con aquella doctrina se quiere evitar – que conductas lícitas según las normas específicamente aplicables a ellas sean declaradas ilícitas por la supletoria aplicación de una cláusula general – no se produce en el caso”.

2. “En el segundo de los motivos de su recurso de casación, Nosko denuncia la infracción, por indebida aplicación, del 11.1 LCD. Alega la recurrente, en síntesis, que el Tribunal de apelación había declarado ilícita la imitación de las camisetas – aunque lo hubiera hecho mediante la aplicación del artículo 4 LCD– y que, por ello, no había tenido en cuenta la regla de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas, sancionada en el apartado 1 del artículo 11”.

Como se expuso, lo que el Tribunal de apelación declaró no fue que Nosko no pudiera imitar – pese a que Nike no sea titular de un derecho de exclusiva de eficacia real u oponible ” erga omnes ” y pese a que las circunstancias del caso no permitan afirmar realizada una imitación de prestaciones de un tercero que comporte el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno -, sino que, puesto que ” la comercialización por Nike de las camisetas oficiales es resultado de su esfuerzo comercial para la obtención contractual del derecho de exclusiva y de su labor de patrocinio en exclusiva de los referidos clubs y selecciones de fútbol “, la conducta de la ahora recurrente ” obstaculiza el normal desarrollo de la actividad de Nike, por invadir su esfera de exclusiva, impidiendo, por ejemplo, la explotación de su posición concurrencial exclusiva en el mercado […], procurando a la demandada un provecho propio que no deriva de la eficiencia de sus prestaciones” , de modo que la venta de las imitaciones de las camisetas oficiales ” patrocinadas y distribuidas en exclusiva por Nike […] no es expresión de una conducta de competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de una conducta de obstaculización desleal de la actividad de Nike en el mercado “, a sancionar conforme a la cláusula general del artículo 4 . En definitiva, el motivo no se refiere a la ” ratio ” de la decisión recurrida, sino a argumentos ajenos a la misma, por lo que debe ser desestimado”.

3. “En el tercer y último de los motivos de su recurso de casación, Nosko denuncia la infracción de la jurisprudencia relativa a la prueba del daño y la presunción del mismo ” ex re ipsa “. Alega la recurrente, en síntesis, que la referida regla de liberación de la necesidad de prueba no es aplicable automáticamente y que eso era lo que había hecho el Tribunal de apelación en la sentencia recurrida. En respuesta a tal planteamiento hay que recordar que el recurso de casación no abre una tercera instancia, pues no permite discutir la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de apelación – sobre ello, sentencia 797/2011, de 18 de noviembre -, en este caso respecto la realidad y cuantía del daño patrimonial sufrido por la demandante. Antes bien, cumple el recurso la función de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho tal como la hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de aquella valoración, el Tribunal que la dictó. En definitiva, al discutir la recurrente la adecuación de la declaración de la realidad y cuantía del daño sufrido por la demandante a los medios de prueba practicados, plantea una cuestión extraña al ámbito del recurso de casación, en un motivo que, por ello, ha de ser desestimado”.

 

RESUMEN

A pesar de las protestas  existe aquí un acto de obstaculización.

Ya saben, lo de la imagen y las mil palabras

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STS 14-10-2014: Acción de violación de marca y de nulidad de la infractora. Cambio de doctrina.

28 enero 2015

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La STS de 14-10-2014 (ponente Ferrándiz) modifica la doctrina anterior del TS justificando el cambio de rumbo en la STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011 ) que había decidido “respecto de un supuesto en que se había alegado la infracción de una marca comunitaria por el uso de otra del mismo tipo que ” el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) 207/2009  sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca “.

El caso está muy bien resumido así que solamente aligero un poco las referencias:

“Denso Holding GmbH&Co –en adelante Denso Holding-., titular de varias marcas internacionales de origen alemán y con efectos en España […] ejercitó en la demanda […] por la violación de sus derechos sobre los referidos signos […] y por la ejecución de actos de competencia desleal […], contra Productos Denso Pla y Cia., SL, a la que imputó el uso en el mercado español, sin su consentimiento, de signos confundibles con aquellos de que era titular, así como la comisión, con ese mismo comportamiento, de los actos tipificados como desleales en los preceptos mencionados. Alegaron las demandantes que, en fecha no determinada de la primera mitad del siglo veinte, Denso Holding concedió licencia, para que fabricara y vendiera en España sus productos con el distintivo ” Denso”, a un ingeniero industrial de Barcelona, el cual, a su vez, aportó el derecho objeto del contrato a la sociedad demandada, que había sido constituida en diciembre de  1994 y que incorporó a sus estatutos la expresa mención de la relación jurídica que mantenía con la titular alemana, así como el reconocimiento de los derechos de la misma. También alegaron que esa relación comercial de colaboración entre las dos sociedades se mantuvo durante años, sin particulares incidencias, hasta que, en 2003, quedó extinguida como consecuencia de haber cambiado los accionistas de una y otra y de haber asumido la representación de Denso Holding en España la otra demandante, Denso Química, SA. Al contestar la demanda, Productos Denso Pla y Cia, SA alegó, en síntesis, que era titular de dos marcas españolas, registradas con los números 148 002 – denominativa (” Productos Denso “), concedida para distinguir los productos de las clases 17 y 19 – y 497 577 – denominativa (” Denso “), concedida para identificar los productos de la clase 17 -, así como que el uso de las mismas en el mercado español había sido conocido y consentido por Denso Holding, desde hacía años. Por último, opuso la prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda con fundamento en la Ley 17/2001 e invocación en particular de la norma de su artículo 52, apartado 2 .

En ambas instancias la demanda fue desestimada. El Juzgado de lo Mercantil que conoció del litigio en la primera negó que las acciones causadas por la violación de las marcas  internacionales de Denso Holding GmbH &amp; Co hubieran, en su caso, prescrito – porque se trataría de una actuación ilícita continuada -. Pero, previamente, negó que fuera antijurídico el uso por Productos Denso Pla y Cia, SL de signos con el distintivo ” Denso “, al ser titular de las dos marcas españolas antes indicadas que lo permitían y no haberse pretendido en la demanda la declaración de la nulidad de los correspondientes registros. El Tribunal de apelación desestimó también el recurso interpuesto por las demandantes, con dos argumentos. Uno, expuesto con carácter de principal y en respuesta a la pregunta ¿cuál es el alcance del derecho de prohibición que corresponde al titular de una marca registrada frente al de otra que no ha sido atacada por nulidad?, en los siguientes términos: ” […] no procede estimar las acciones marcarias por infracción de los derechos de marca de la actora sobre la denominación <Denso> ejercitada […], debido a que la demandada está amparada en la utilización del signo litigioso por el registro válido y vigente de las marcas denominativas <Denso> y <Productos Denso>. “Otro, utilizado a mayor abundamiento, conforme al que ” […] la valoración de la prueba obrante en autos no permite concluir la falta de autorización ni de conocimiento de la actora respecto de la marca registrada por la demandada […] Es más, el documento número 38 de la contestación a la demanda acredita que la actora conocía, al menos desde el año mil novecientos setenta y ocho, los derechos registrales sobre la denominación <Denso> […], sin que la actora se hubiera opuesto al registro o al uso de los signos “.

Se interponen por parte de Denso Holding recursos extraordinarios por infracción procesal -que se desestima- y de casación -que se estima, y sobre el que nos vamos a centrar: “Alega la recurrente, en síntesis, que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a dicho precepto, en el sentido de exigir, para la estimación de la acción de violación de una marca prioritaria por el uso de otra registrada, la previa anulación de la última, no es compatible con la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, y, antes, con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y, en particular, con la exigencia de un protección uniforme de las marcas en todos los Estados miembros”.

Empieza el TS señalando que “Sobre la cuestión planteada, en el recurso de casación de Denso Holding nos hemos pronunciado en diversas ocasiones, en el mismo sentido en que lo hizo, en este caso, el Tribunal de apelación“. Viene a continuación un exhaustivo repaso jurisprudencial en el que se mencionan los aspectos claves de las Sentencias de 23-5-1994, 6-3-1995, 7-7-2006, 8-2-2007, 15-1-2008 y 24-7-2013. Recoge no obstante, la doctrina sentada por el TJUE en su sentencia de 21-2-2013 -que hemos mencionado más arriba- en el sentido de interpretar que “el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca“.

Continúa el TS diciendo: “Argumentó tal decisión el Tribunal en que ” el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria”, ya que ” reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a <cualquier tercero>, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca […] ” (33). También basó la decisión en que ” el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual <el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior (…) no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior> ” (34), ya que del texto de dicho artículo ” se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias ” (35). Y en que ” ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior ” (36). De manera, continúa la sentencia, que de todo ello se deduce ” que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella ” (37), por lo que éste ” disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior ” (38), tanto más si ” las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior ” (39) y si ” se deduce, en particular, de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar “(40). Reiteró el Tribunal que se hace ” preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto ” (49) y concluyó que la protección ” se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (51)“.

Aunque reconoce el TS que “es cierto, como se expuso, que esas argumentaciones se utilizaron para responder a una cuestión prejudicial referida a una situación de conflicto entre dos marcas comunitarias – cuyo régimen de anulación ofrece significativas particularidades -; pero no lo es menos que las normas del Reglamento 207/2009 […], en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 – referidas al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos – coinciden sustancialmente con los correspondientes – 5 y 6 – de la Directiva 2008/95/CE […], conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme – consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales: sentencias de 10 de abril de 1984 (C- 14/83 ), 8 de octubre de 1987 (C-80/86 ) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89 ) -. Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -. Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril , 22/2006, de 30 de enero , y 61/2006, de 27 de febrero , entre otras -, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española “.

 “Procede, por lo tanto, determinar si Productos Denso Pla y Cia, SL, al utilizar sus marcas españolas […] “Productos Denso ” y […] “Denso”-, invadió o no el ámbito de exclusión reconocido a Denso Holding respecto de las marcas internacionales con efectos en España de que la misma es titular. Hay que precisar que la prescripción extintiva de la acción ejercitada en la demanda fue rechazada por el Juzgado de lo Mercantil, con argumentos que – no llevados a la segunda instancia – son correctos y coincidentes con la jurisprudencia – por todas, sentencia de 20-1-2010, número 873/2009 -. Así como que la semejanza de las marcas en conflicto y su aptitud para generar riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos con ellas identificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, letra b) […]”.

“Ello sentado, ha de ser determinante de la decisión, al respecto, que se precise previamente si la titular alemana consintió o no el registro y el uso por la demandada de los signos litigiosos, lo que hemos de establecer adoptando la posición procesal de Tribunal de instancia. Pues bien, entendemos que una valoración crítica de la prueba documental practicada en el proceso convence de que los referidos actos de la demandada – estatutariamente obligada a seguir las instrucciones de la sociedad demandante, en aspectos esenciales de sus derechos de propiedad industrial – han estado amparados por un consentimiento condicionado de la titular, el cual desapareció tan pronto como la relación entre ambas quedó rota, no de modo antijurídico, sino por un cambio del accionariado, causa de que la posición dependiente de Productos Denso Pla y Cia, SL quedara sin respaldo suficiente, de hecho y de derecho, desde el año 2003”.

“Procede, en consecuencia, estimar el recurso, casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimar la apelación de la demandante y, con ella, en parte la demanda, para otorgar la pretendida protección a las marcas internacionales de Denso Holding GmbH &amp; Co números 185 588 y 427 509, en los términos que resultan del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre – incluida la pretensión deducida con fundamento en la norma del artículo 44 de la misma Ley , pero no la referida a la publicación de la sentencia, cuya justificación en los términos en que se pidió no consta demostrada”